Comment enregistrer une marque ? Comment la protéger ?

1. Qu’est-ce qu’une marque déposée ? Comment l’obtenir ?

1.1. Qu’est-ce qu’une marque déposée ?

Une marque déposée est le droit d’une personne sur « un signe ». Ce droit permet au titulaire de la marque déposée d’interdire à tout tiers l’usage de son signe, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

En pratique, le fait de détenir une marque permet à son titulaire d’être le seul à utiliser sa marque sur ses produits, ou de donner à un tier le droit d’utiliser la marque contre rémunération dans le cadre d’un « contrat de licence ».

Le droit à la marque n’existe que moyennant le paiement d’une taxe :

• pour une période déterminée (10 ans, renouvelable moyennant paiement d’une taxe supplémentaire),
• pour un certain territoire (le territoire de l’Etat qui a perçu la taxe) ; et,
• pour certains produits ou services à définir lors du dépôt (plus la liste est longue, plus la taxe est élevée).

Plus la marque est vaste (dans le temps, dans l’espace, et au regard des produits ou services sur lesquels elle porte), plus le budget sera important.

1.2. Quels sont les différents types de marques déposées ?

La marque peut porter sur différents types de signes. Le signe protégé peut être :

• Une « marque verbale » porte sur une succession de lettres ;
• Une « marque figurative » porte sur une image (un logo) ;
• Une « marque semi-figurative » porte sur une image avec des lettres ;
• Une « marque de forme » porte sur une représentation tridimensionnelle (pour protéger un emballage, par exemple) ;
• Une « marque sonore » porte sur une combinaison de sons (tel que le rugissement du lion de la MGM, le son d’un camion de glaces, …) ;
• …

De nombreuses illustrations des différents types de marques sont disponibles en ligne.

1.3. Quelle est la différence entre une marque déposée et une marque enregistrée ?

La différence dépend du statut de la marque dans le temps.

Pour obtenir une marque sur un signe, il faut suivre une procédure administrative en plusieurs étapes.

La demande de marque est d’abord « déposée » auprès d’un Office de la propriété intellectuelle. Si la demande est accueillie favorablement, la marque déposée devient une marque « enregistrée ».

Le titulaire de la marque dispose alors de droits sur le signe dès sa date de dépôt.

En pratique, les deux termes « marque déposée » et « marque enregistrée » sont souvent utilisés de manière interchangeable.

2. Est-il utile de déposer une marque ?

Pas toujours : il faut faire le tri en fonction des circonstances.

L’intérêt de déposer ou non une marque dépend de plusieurs facteurs :

• le type des produits ou services commercialisés (produits de haute gamme, à haute valeur ajoutée ou non) ;
• le type de canaux de commercialisation (vente en ligne, vente à l’international ou non) ;
• le caractère innovant du produit (création d’un nouveau marché ou non) ;
• la période de développement de votre entreprise (phase de croissance ou non) ;
• le caractère stratégique ou non du signe (le signe est-il convoité par d’autres entreprises ou non ?)

Nous discutons ceci plus bas. Mais d’abord, rappelons quel est l’objectif de déposer une marque.

 2.1. A quoi sert une marque déposée ?

La marque déposée permet de distinguer votre produit d’un produit concurrent.

Les consommateurs peuvent identifier le produit par la marque, et réitérer une expérience de consommation favorable.

La marque déposée permet en outre aux consommateurs de se repérer lors de leurs achats en leur permettant de miser sur le fait que des produits de la même marque offrent la même qualité.

2.2. Déposer une marque peut-il être inutile ?

Oui. Déposer une marque, c’est aussi un coût. Devez-vous déposer votre marque ? Réfléchissez bien : avez-vous VRAIMENT intérêt à déposer votre marque ?

Je dois vous faire une confidence : longtemps, j’ai cru que le droit des marques ne servait à rien.

Comprenez-moi bien, je n’ai jamais douté de l’intérêt que le droit des marques revêt pour Coca-Cola, Dior ou Mercedes. Bref, pour les exceptions multinationales qui doivent se protéger de la contrefaçon étrangère.

Pour une PME, l’utilité de déposer sa marque est moins évidente. Plusieurs considérations justifient de remettre en cause le dépôt d’une marque :

• il n’est pas nécessaire de déposer sa marque pour commencer à utiliser le signe (d’autant qu’il est toujours possible d’enregistrer sa marque après avoir commencé à l’utiliser) ;
• déposer sa marque, c’est un coût (quoique modéré). Ceci, alors même que les finances d’une PME sont généralement limitées ;
• les cas de copie d’une marque peu connue sont relativement faibles.

C’est surtout la nature des activités commerçantes (leur ampleur, mais également le bien sur lequel elles portent) qui détermine s’il existe un intérêt ou non à enregistrer une marque.

Ainsi, il est a priori très peu utile de déposer une marque pour un salon de coiffure ou un restaurant dont les ambitions sont purement locales.

Dans ces deux cas, la protection qui est « automatiquement » attachée au nom commercial ou au nom de domaine suffit amplement. En revanche, l’enregistrement d’une marque redevient utile si vous souhaitez développer une franchise.

2.3. Déposer une marque permet-il de faire des bénéfices ?

Oui, le dépôt de marques est à l’origine de belles succes stories

L’âge venant L’expérience m’amène aujourd’hui à modérer le cynisme de mes jeunes années mon scepticisme initial.

Plusieurs exemples démontrent l’utilité de déposer une marque à point nommé, même pour une PME. À titre illustratif, citons les exemples suivants d’entreprises (initialement) de petite taille – voire d’encrage purement local – mais qui ont réussi à construire leur succès autour d’une marque forte :

• IceWatch : grâce à un design porteur, mais surtout par un marketing efficace, l’entreprise liégeoise a réussi à créer un effet d’engouement phénoménal autour d’une montre en plastique, soit un produit pourtant classique et aisément reproductible ;
• Breizh Cola : surfant sur un esprit régionaliste particulièrement marqué, le « Cola du Phare Ouest » s’est rapidement créé une identité commerciale forte par sa marque, aujourd’hui distribuée bien au-delà de la Bretagne ;
• Curtius : outre ses qualités gustatives indéniables, « la bière liégeoise» s’est imposée par du packaging de haut de gamme, une stratégie marketing efficace et une marque déjà aisément identifiable par le consommateur (le « Curtius » étant un musée éponyme à un personnage historique, bienfaiteur de la Cité ardente) ;
• Marcolini: soucieux de protéger l’image d’excellence de ses créations, le chocolatier bruxellois a enregistré son nom comme marque pour s’attaquer au marché d’exportation.

2.4. Quand faut-il déposer votre marque ?

Le dépôt de marque est utile dans les circonstances suivantes :

• si votre produit/service vise le haut du marché (haut de gamme), en particulier dans un marché de produits homogènes (cola, bière, chocolats, etc.) : la marque est alors le principal outil de démarcation ; il est crucial de la protéger ; il importe ici de se rappeler que toute marque non enregistrée peut être déposée par un tiers même si vous avez commencez à utiliser la marque.

• si vous avez des prétentions à l’international, en ce compris dès que votre produit fait l’objet de vente en ligne:

• eu égard au grand nombre de situations de conflit de marques susceptibles de survenir sur un marché globalisé (même pour une marque francisée : la francophonie est vaste) ;
• déposer sa marque permet de lutter contre les « trolls » (ou « cyber-squatters »), qui créent des sites internet parasites proches du nom de la marque pour ensuite vous forcer à racheter l’adresse internet de leur site fantôme ;
• déposer sa marque en Europe peut ensuite faciliter le dépôt de la marque dans d’autres juridictions – dont, notamment, aux Etats-Unis ;

• si vous créez un nouveau marché, qui s’identifie rapidement au nom de votre produit (ex. : « Bic », pour stylo à bille ; « Frigo », pour frigidaire ; « Ice-Tea » pour du thé glacé, le second producteur ayant dû se contenter du nom bâtard « Nestea ») ;
• si le signe est stratégique ;

• de manière générale,lorsque le succès se profile à l’horizon.

Vous souhaitez bénéficier de plus de conseils avant de déposer votre marque ? Vous souhaitez de l’aider pour enregistrer votre marque ? N’hésitez pas à nous contacter !

3. Comment bien choisir sa marque ?  

Il faut choisir une marque « distinctive » au regard des produits ou services sur lesquelles elle porte.

3.1. Qu’est-ce qu’une « bonne » marque déposée ?

Une bonne marque doit nécessairement permettre de « distinguer » le produit sur lequel il porte.

Un signe « distinctif » s’oppose à un signe « descriptif », dont l’enregistrement est interdit.

Par exemple, la marque « Saumon d’Ecosse » est descriptive et ne peut pas être utilisée pour marquer du saumon d’Ecosse. A défaut, les producteurs concurrents de saumon écossais seraient injustement exclus du marché.

• En conséquence, ces dernières années, de nombreuses institutions ont été nommées pour éviter toute signification, avec des marques qui n’ont pas de réelle signification, et qui permettent donc de se distinguer sur le marché :

• L’un des meilleurs exemples est sans doute que le vieux « Crédit communal » (appellation très descriptive : la banque était spécialisée dans le crédit aux communes) est devenu « Dexia », puis « Belfius» – soit, des successions de lettres dans lesquelles chacun peut voir ce qu’il veut, mais qui ne signifie rien très clair (la marque ne sera donc pas descriptive) ;

• Certaines marques choisissent des mots descriptifs, extérieurs à leur champ d’activité :

• « Asphalte» n’est pas une entreprise spécialisée dans les revêtements bitumineux pour travaux publics, mais produit des vêtements de qualité.

Ceci rend le choix de la marque difficile, dans la mesure où, d’un point de vue marketing, une bonne marque doit souvent évoquer le produit sur lequel elle porte. Il s’agit donc de nager entre deux eaux, être créatif, et distinctif.

3.2. Quelles sont les conditions pour obtention d’une marque déposée ?

La marque doit être distinctive (et non pas descriptive) pour les biens et services sur lesquels elle prote.

En outre, une demande de marque ou une marque enregistrée seront considérées comme « nulles » :

• Lorsque la marque est contraire à un motif absolu de refus d’enregistrement:

• • la marque est dépourvue de caractère distinctif / le signe ne peut constituer une marque ;
    • la marque est composée exclusivement :
      • d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service;
      • d’éléments devenus usuels
    • le signe est constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par sa nature, sa fonction ou lui donnant sa valeur substantielle
  • La marque est contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;
  • La marque est de nature à tromper le public sur les caractéristiques du produit ;
  • La marque consiste en la dénomination d’une variété végétale ;
  • La marque a été déposée de mauvaise foi ;

• la marque est contraire à un motif relatif de refus d’enregistrement. Bref, la marque sera nulle parce qu’elle porte atteinte à un droit antérieur :

• • une marque similaire a été déposée antérieurement et le second dépôt crée un risque de confusion entre les produits dans le chef du consommateur ;
  • un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, une dénomination ou une raison sociale antérieure sont antérieurement exploités sur une partie du territoire et le dépôt de marque créer un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • une indication protégée (ex. : AOP, IGP, STG, …) similaire a été enregistrée.

 3.3. Comment bien choisir les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ?

Faites-vous aider ! La marque n’existe qu’à l’égard des biens ou services pour lesquels elle  a été enregistrée. En pratique, lors du dépôt de la marque, un formulaire doit être coché pour désigner les biens pour la protection desquels la marque est enregistrée.

Il convient d’être vigilant dans la mesure où la marque n’existe que pour les produits/services enregistrés. Or, les erreurs sont fréquentes.

À titre d’exemple :

• Pour un t-shirt :

• • une marque destinée à porter sur un t-shirt doit être enregistrée sous la classe n°25 ; tandis que,
  • la marque pour une entreprise qui fournit des services d’impression de t-shirt doit être enregistrée sous la classe n°40.

• Pour un logiciel :

• • une marque destinée à porter sur un logiciel doit être enregistrée sous la classe n° 9 ; alors que,
  • une marque pour une entreprise qui propose des services de création de logiciels et de codage relève de la classe n° 42.

Une marque mal enregistrée n’offre aucune protection. Dès lors, il est souvent judicieux de se faire assister par un conseil (avocat ou consultant en propriété intellectuelle) pour procéder correctement à l’enregistrement de sa marque.

4. Comment déposer une marque ?

Pour parler grossièrement, une marque est un monopole légal sur un signe. Pour obtenir ce monopole, il faut payer une taxe auprès de l’administration.

Le monopole est alors octroyé sur le territoire de l’Etat qui a perçu la taxe. La marque n’existe que sur ce seul territoire (et pas en-dehors, sauf si la marque a aussi été enregistrée à l’étranger).

4.1. Comment déposer une marque en Belgique ?

Il n’est pas possible de déposer une marque uniquement sur le territoire belge. La Belgique a créé un Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et la marque « belge » confère nécessairement aussi des droits sur les territoires du Luxembourg et du Pays-Bas. C’est plutôt une bonne affaire.

La marque Benelux est réglementée par la Loi uniforme Benelux en matière de marques.

4.2. Comment déposer une marque en Europe ?

L’Union européenne a mis au point une marque européenne qui, en un seul enregistrement, confère des droits sur le territoire des 27 Etats membres de l’Union. L’enregistrement a lieu auprès de l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO).

En comparaison avec ce qui se fait partout ailleurs dans le monde, cet enregistrement unifié est la meilleure « offre » possible.

La marque communautaire est réglée par le Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne 

Depuis le Brexit, il convient une marque distincte doit être déposée pour être protégée au Royaume-Uni. Le dépôt a lieu devant le UK Intellectual Property Office  (UKIPO).

4.3. Comment déposer une marque (partout) dans le monde ?

Partout ailleurs, il faut déposer une demande de marque auprès de l’administration de chaque Etat sur le territoire duquel vous souhaitez disposer d’une protection.

Il est d’ailleurs toujours possible de déposer une marque auprès de chacun des offices européens à titre individuel, tels que :

• En France, l’Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI) ;
• En Allemagne, le Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) ;
• En Italie, le Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Si vous souhaitez une protection internationale, il faut alors prendre son bâton de pèlerin numérique et déposer sa marque devant chacun des Offices de l’Etat sur lequel vous souhaitez une marque protégée.

Pour faciliter quelque peu les choses, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) peut servir de « guichet unique » pour vos demandes. Pour grande partie, l’OMPI n’est cependant qu’une boîte aux lettres : contrairement au système européen, les marques sont ensuite enregistrées individuellement dans chaque Etat, où il faut payer la taxe locale.

Vous avez besoin d’aide pour vous orienter dans le maquis des différentes organisations compétentes en droit des marques ? N’hésitez pas à contacter un avocat spécialisé en marques déposées. Ecrivez-nous !

5. Combien coûte une marque déposée ?

Pour dix ans, une marque déposée ne coûte au final pas très cher sur un seul territoire. C’est la multiplication des enregistrements qui coute cher. Ainsi que la multiplication des catégories de produits ou services sur lesquels elle porte.

5.1. Combien coûte le dépôt d’une marque déposée dans le Benelux ?

Le prix de base d’une marque Benelux est de 244 € pour dix ans, pour une catégorie de biens.

Comptez ensuite 27 € pour une deuxième catégorie de produits/services. Et +81 € par catégorie supplémentaire à partie de la troisième.

La liste complète des prix des marques Benelux est disponible sur le site de l’OBPI.

5.2. Combien coûte le dépôt d’une marque déposée en France ?

Le prix de base d’une marque en France est de 190 € pour dix ans, pour une seule catégorie de produits et services.

Comptez ensuite +40 € par catégorie supplémentaire de biens à partie de la deuxième.

La liste complète des prix des marques françaises est disponible sur le site de l’INPI.

5.3. Combien coûte le dépôt d’une marque déposée en Europe ?

Le prix de base d’une marque européenne est de 850 € pour dix ans, pour une seule catégorie de produits et services.

Comptez ensuite 50 € pour une deuxième catégorie de produits/services. Et +150 € par catégorie supplémentaire à partie de la troisième.

La liste complète des prix des marques européennes est disponible sur le site de l’EUIPO.

6. Ma marque a-t-elle déjà déposée ?

Le signe doit être « libre » pour pouvoir déposer une demande de marque pour ce signe.

Avant de déposer votre demande de marque, il faut donc vérifier si une marque similaire n’a pas déjà été déposée pour des produits ou services similaires. Dans l’affirmative, mieux vaut sans doute choisir un autre signe.

Soyez vigilants, si vous avez des ambitions internationales ! Si la marque est libre sur votre marché, il reste utile de vérifier si la marque est également libre sur d’autres territoires voisins.

Il est pour le moins râlant de devoir limiter ses activités parce que la marque est déjà déposée à l’étranger.

6.1. Comment savoir si ma marque est enregistrée ?

Il faut faire une « recherche d’antériorités ». Ceci suppose d’aller consulter les bases de données des différents offices de la propriété intellectuelle. Pour nous, les bases les plus utiles sont :

• la base de données de l’Office Benelux (BOPI trademark register) ;
• la base de données de l’Office européen (e-search plus) ;
• la base de données de l’Office européen et du réseau européen de la propriété intellectuelle (TM View) ;
• …ou la base de données dédiée de l’Office des marques du territoire sur lequel vous souhaitez obtenir une marque.

Dans cette base, il faut alors encoder votre signe (s’il s’agit d’une marque « verbale » ou « semi-figurative ») et observer les résultats déjà encodés. (Pour les « marques figuratives », les meilleures bases de données permettent de télécharger directement votre logo et de faire une recherche en fonction de la ressemblance des images).

Il s’agit ensuite d’évaluer les résultats en fonction de la similarité des marques déjà déposées, et des produits ou services sur lesquels elles portent.

Si la similarité est à ce point élevée qu’il existe un risque de confusion dans le chef du consommateur entre les deux marques, mieux vaut changer de marque.

L’appréciation de la similarité et du risque de confusion a lieu selon une méthode d’analyse systématique développée par la jurisprudence. L’assistance d’un avocat ou d’un conseil en marques professionnel peut être nécessaire ici. Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter. 

6.2. Par qui la marque a-t-elle été déposée ? Comment connaître l’identité du titulaire de la marque ?

Le titulaire de la marque est toujours renseigné sur le certificat d’enregistrement de la marque enregistrée.

Il « suffit » de trouver la marque en cause dans les bases de données mentionnées ci-dessus, au stade de la recherche d’antériorité.

7. Quels sont les droits du titulaire de la marque ?

Détenir une marque permet à son titulaire d’être le seul à pouvoir utiliser le signe sur lequel la marque porte (ou être le seul à pouvoir autoriser l’usage dudit signe).

7.1. Quelles sont les prérogatives du titulaire de la marque déposée ?

Le droit à la marque permet à son titulaire d’interdire à tout concurrent d’utiliser le même signe (ou un signe similaire) pour les mêmes produits ou services (ou des produits ou services similaires).

En cas d’imitation de votre marque par un concurrent, il vous est possible d’agir en contrefaçon contre celui-ci.

En sens inverse, tout concurrent pourrait vous interdire d’utiliser le signe s’il l’enregistre en tant que marque déposée avant vous.

7.2. Comment donner en licence une marque déposée ?

La marque permet aussi de monnayer l’usage du signe par un tiers.

Ceci peut se faire en concluant un contrat de licence ou de franchise. Le contrat autorise l’utilisation de la marque contre le versement d’une rémunération (les fameuses « royalties »).

A titre d’exemple : le Coca-Cola est une boisson produite dans le cadre d’un contrat de franchise. Partout dans le monde, la Coca-Cola Company donne l’autorisation à des embouteilleurs de produire sa boisson au goût de cola et de mettre sa marque sur leurs bouteilles, moyennant le paiement d’une redevance au profit du titulaire de la marque.

Un bon contrat de licence est un document qui doit être précisément rédigé, et dont les équilibres doivent être pesés au trébuchet. Il est conseillé de faire appel à un juriste professionnel pour rédiger ce type de documents. Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter un avocat spécialisé en droit des marques.

8. Comment protéger un label ?

En bref, un label peut être protégé par une marque individuelle, une marque collective ou une indication d’origine.

8.1. Qu’est-ce qu’un « label » ?

On entend généralement par « label », un signe distinctif susceptible d’être utilisé par toute entreprise qui répond à un certain nombre de conditions objectives.

Pour le dire autrement, un label est un signe pouvant être utilisé par toute personne qui répond à un « cahier des charges ». Tous les labels ne sont pas des marques.

8.2. Comment utiliser une marque comme label ?

Tout titulaire de marque peut décider d’utiliser sa marque comme un label. Il lui suffit de mettre au point un cahier des charges et d’accorder une licence sur la marque à toute personne qui respecte sa licence.

A vrai dire, on peut aussi considérer que tout contrat de franchise fonctionne comme un système de label, où le distributeur ne peut être franchisé que s’il répond aux exigences de qualité de la marque.

L’avantage de cette manière de faire est sa simplicité. Le titulaire de la marque garde toujours le contrôle des conditions d’usage de sa marque ; il vérifie le respect des conditions d’usage de sa marque. 

8.4. Comment utiliser une marque collective comme label ?

Les marques collectives sont destinées à être utilisées comme label.

Le titulaire de la marque collective doit être une association (de producteurs, de commerçants, de volontaires qui partagent des mêmes valeurs, etc.), ou une personne morale de droit public.

La marque collective s’obtient comme une marque individuelle, hormis que le dépôt de marque doit être accompagné d’un « règlement d’usage ». Ensuite, le titulaire accorde des licences aux membres de l’association qui respectent ce règlement.

Le règlement d’usage doit indiquer :

• les personnes autorisées à utiliser la marque ;
• les conditions d’affiliation à l’association ; ainsi que
• les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.

La marque collective peut prendre fin si son titulaire ne veille pas au respect du règlement.

La marque collective implique un fonctionnement plus lourd qu’une marque individuelle. En revanche, son caractère « coopératif » permet d’instaurer une confiance entre les membres de l’association, qui savent ne pas être soumis à l’arbitraire du titulaire d’une marque individuelle.

Les marques collectives sont généralement destinées à afficher des caractéristiques de qualité au profit des consommateurs.

Une variante est la « marque de certification », où l’organisme certificateur, titulaire de la marque, ne peut pas utiliser lui-même la marque. Le titulaire de la marque de certification est alors supposé se border à jouer le rôle de garant impartial de la qualité de la marque.

8.3. Les indications protégées peuvent-elles être utilisées comme label ?

Oui, c’est même leur raison d’être. L’Appellation d’Origine Protégée (AOP), l’Indication Géographique Protégée (IGP), et la Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) sont des indications protégées.

Ces indications servent l’intérêt collectif. Un cahier des charges liste les conditions sous lesquelles l’appellation protégée peut être utilisée (mode de production requis, lieu de production et de récolte, etc.). Ensuite, tous les producteurs qui remplissent les conditions objectives du cahier des charges auront le droit d’utiliser l’indication protégée.

Le cahier des charges présente en outre la particularité d’être porté par un groupement de producteurs avant d’être accueilli par les pouvoirs publics locaux et la Commission européenne, qui en vérifient la légitimité. Il s’agit d’un lieu de débats importants. Ensuite, seuls les producteurs qui répondent à toutes les exigences du Cahier des charges pourront utiliser l’indication protégée. (Certains producteurs souhaitent des normes très strictes, d’autres des normes plus souples).

Nous distinguons les trois indications protégées, de la plus exigeante à la moins exigeante :

• L’Appellation d’Origine Protégée(AOP) est réservée aux denrées alimentaires issus d’une région déterminée et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement au milieu géographique (le climat, les conditions du sol, le savoir-faire local). La production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée. (Ex. : le camembert de Normandie) ;
• L’Indication Géographique Protégée(IGP) peut être accordée aux denrées alimentaires originaires d’une région déterminée et dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique. La production et/ou la transformation et/ou l’élaboration doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée : la transformation et l’élaboration ne doivent pas avoir lieu toutes les trois dans l’aire géographique délimitée (ex. : le jambon d’Ardenne).
• La Spécialité Traditionnelle Garantie(STG) est ouverte aux denrées alimentaires sans aucun lien avec une aire géographique. La spécialité doit être produite selon une recette déterminée, mais cela peut se passer n’importe où, sans aucune connotation géographique. (ex. : la Kriek).

Vous souhaitez élaborer un label ? N’hésitez pas à nous contacter.

9. Comment choisir son conseil juridique en droit des marques (belge ou européen) ?

Il faut choisir un conseil juridique raisonnable et compétent.

Un bon conseil en marques sait, d’une part, vous fournir le conseil le plus adéquat pour vous aider à protéger vos activités au moindre coût. D’autre part, il connait les pièges de la procédure et vous permettra de sécuriser l’enregistrement de votre marque déposée. Une fois déposée, votre conseil vous permettra également de lutter contre toute éventuelle contrefaçon.

9.1. Quel avocat spécialiste en droit des marques déposées à Bruxelles, Namur, Charleroi ou Liège ?

Norman NEYRINCK est avocat spécialiste en droit des marques, actif dans toute la Belgique (bureaux à Bruxelles, Namur, Charleroi et Liège).

Précisons ici que l’Ordre des avocats francophones et Germanophones de Belgique (O.B.F.G. / avocats.be) distingue :

• les avocats qui exercent une matière « à titre préférentiel » (c’est leur pratique habituelle) ; et,
• les avocat « spécialistes » d’une matière (c’est leur pratique habituelle et ils ont été reconnus par l’O.B.F.G. comme disposant d’une véritable expertise en la matière.

En ce qui me concerne, le titre d’ « avocat spécialiste en droits intellectuels » (discipline qui englobe le droit des marques déposées) m’a été accordé par la décision du 11 janvier 2022 du Conseil de l’Ordre du Barreau de Liège.

N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de conseil.

9.3. Quel cabinet d’avocats choisir pour un contentieux de marques déposées de dimension européen ou international ?

Les avocats du cabinet Lexing ‘Belgium’ vous fourniront les meilleurs conseils en matière de marque déposée.

Le réseau de cabinets d’avocats Lexing est un réseau mondial. Le réseau Lexing permet à nos clients de bénéficier dans 27 pays des mêmes services que ceux auxquels ils sont familiarisés localement. Notre réseau permet aux entreprises internationales de bénéficier de l’assistance d’avocats dont les compétences sont reconnues dans leur pays respectif. N’hésitez pas à nous contacter.

10. Quel délai pour obtenir le dépôt d’une marque ?

Quelques heures suffisent pour organiser le déposer le dépôt d’une marque. Mais il faut avoir réfléchi à son projet en amont (et avoir réalisé toutes les recherches d’antériorité utiles).

Une fois la demande déposée, quatre mois en moyenne sont nécessaires avant que la marque ne soit enregistrée, si aucun problème d’apparaît. En pratique :

• Dépôt : la marque déposée fait l’objet d’un premier examen réalisé d’initiative par l’Office. A cette occasion, l’Office vérifie qu’il n’existe pas de motif absolu de nullité de la marque. S’il n’y a pas d’objection, la demande de marque est en moyenne publiée dans les 7 jours ;
• Publication : la demande de marque est publiée pendant 3 mois, afin de laisser à tout un chacun la possibilité d’introduire une demande d’opposition à l’enregistrement sur la base de motifs relatifs de nullité ;
• Enregistrement : sous 15 jours après la fin du délai d’opposition.

En revanche, si les phases d’examen ou d’opposition soulèvent des questions, alors la procédure est suspendue et des discussions s’ouvrent avec l’Office pour justifier (ou pas) le dépôt. Ces phases de discussion peuvent prendre plusieurs mois supplémentaires.

In fine, si la marque est enregistrée, elle sera considérée conférer des droits à son titulaire depuis sa date de dépôt.

11. Qu’est-ce que l’opposition au dépôt de marque ?

L’opposition est une procédure administrative permettant au titulaire d’une marque antérieure de faire obstacle au dépôt d’une marque ultérieure similaire. Elle est mise en œuvre dans le cadre de la procédure de demande de marque.

11.1. Comment faire opposition à une demande de marque postérieure similaire ?

En principe, si vous êtes titulaire d’une marque enregistrée, l’Office de la propriété intellectuelle où vous avez déposé votre marque vous informe des dépôts de marque ultérieurs que son algorithme identifie comme similaires à votre marque.

Vous pouvez alors vous opposer à ce dépôt. Il faut cependant alors justifier disposer d’une marque qui soit :

• antérieure, et ayant fait l’objet d’un usage sérieux; et,
• d’apparence similaire et portant sur des produits ou services similaires, en sorte qu’il existe un risque de confusion dans le chef du consommateur.

L’opposition est payante (comptez 320 € devant l’Office européen des marques). Elle doit être introduite dans les 3 mois de la publication de la marque concurrente postérieure.

Il est conseillé de demander l’assistance d’un conseil en marques déposées pour pour s’opposer à une demande de marque.

Votre avocat constituera votre dossier selon les règles de l’art et présentera les arguments et la jurisprudence pertinente pour fonder votre opposition.

11.2. Comment conclure un contrat de coexistence de marques ?

Si votre demande de marque déposée fait l’objet d’une opposition, il faut réagir.

Vous pouvez bien sûr négocier. Il est souvent possible de conclure un accord de coexistence de marques avec l’opposant. Au terme de cet accord, chacun s’engage à ne pas mordre sur les activités de l’autre, en sorte que les deux marques peuvent prospérer sur le marché.

Par exemple, le demandeur :

• limite les territoires sur lesquels il sera actif ;
• limite les produits ou services qu’il offre ; ou,
• modifie sa marque sur certains territoires où l’opposant est actif.

Un bon accord de coexistence vaut mieux qu’un long conflit d’opposition. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent à chacun.

Votre avocat vous aidera à rédiger cet accord transactionnel.

11.3. Comment répondre à une opposition au dépôt de marque ?

Si les négociations ne peuvent aboutir avec l’opposant, il faut se défendre.

Premièrement, vous demanderez que l’opposant prouve avoir fait un usage sérieux de sa marque dans la vie des affaires. (Il n’est pas possible de collectionner les marques sans les utiliser).

Deuxièmement, vous contesterez le risque de confusion. Vous contesterez :

• la ressemblance entre les marques. Des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes entre les deux marques peuvent justifier le rejet de l’opposition.
• la ressemblance entre les produits et services en cause.

Il est préférable d’asseoir ses arguments sur des décisions de jurisprudence antérieures.

11.4. Comment se déroule la procédure d’opposition au dépôt d’une marque ?

Le déroulé de la procédure d’opposition est labyrinthique.

En guise d’illustration, voyez ci-dessous le flow chart « explicatif » mis au point par l’Office Benelux des marques (source : Procédure d’opposition | Office Benelux de la Propriété intellectuelle (boip.int)) :

Vu la complexité de la chose, nous ne développerons pas plus en avant ce point. Ici plus qu’ailleurs, il est conseillé de se faire conseiller.

Vu la complexité de la chose, nous ne développerons pas plus en avant ce point. Ici plus qu’ailleurs, il est conseillé de se faire conseiller.

12. Comment bien utiliser une marque déposée ?

La marque doit être utilisée « de manière sérieuse » dans la vie des affaires. La marque doit en principe être utilisée dans une forme identique au signe déposé lors de l’enregistrement ou, à défaut, dans une forme qui n’en altère pas le caractère distinctif.

12.1. Est-il obligatoire d’utiliser le logo ™ ou ® pour une marque déposée ?

Non, pas en Europe. L’usage des sigles ™ ou ® n’a d’utilité provient des pays britanniques de common law (Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et al.).

L’article 5 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle indique très clairement que : « Aucun signe (…) de l’enregistrement de la marque (…) ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance du droit ».

Aux Etats-Unis, le sigle ® signifie que la marque a été enregistrée ; le sigle ™ indique que le signe est non enregistré mais utilisé à titre de marque. (Les USA ont la particularité d’autoriser la protection des marques non enregistrées).

En Europe, ces signes permettent d’avertir autrui que la marque est enregistrée et qu’elle ne peut pas être copiée.

12.2. Est-il possible d’utiliser la marque d’un concurrent pour faire de la publicité en ligne ?

Oui. Il est licite d’utiliser la marque d’autrui comme mot-clef de recherche sponsorisé.

La jurisprudence Interflora C-329/09 de la Cour de Justice de l’Union européenne autorise l’utilisation de la marque d’autrui comme « mot-clef » pour générer des résultats payants, par exemple via Google AdWords. (Pepsi-Cola pourrait donc commander que des résultats payants s’affichent après une recherche effectuée à partir du mot « Coca-Cola »).

La jurisprudence interdit cependant cet usage s’il est susceptible de créer une confusion dans le chef du consommateur.

Par ailleurs, il est toujours possible de faire de la publicité comparative, dans la limite autorisée par la loi (article VI.17 CDE).

12.3. Comment utiliser sa marque déposée sur les réseaux sociaux ?

La marque peut être librement utilisée sur les réseaux sociaux. Toutefois, toute publication sponsorisée par une marque doit être mentionnée comme telle, faute de quoi il y a un risque d’infraction au droit économique (article VI.100, 11° et 12° CDE et article XII.12 CDE)

12.3. Comment faire un « usage sérieux » de la marque déposée ?

La marque déposée doit être sérieusement utilisée dans la vie des affaires.

Dans les cinq années de son enregistrement, la marque doit être employée :

• sur les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ;
• dans une mesure qui correspond à une « exploitation commerciale effective » de la marque. (Par opposition à un usage symbolique) ;
• sur une partie significative du territoire sur lequel la marque est enregistrée, au regard de la nature des produits/services concernés et des particularités de leur marché. (Si une marque européenne n’est utilisée que sur le territoire d’un seul Etat membre, il faut pouvoir le justifier – CJUE, C-149/11, ONEL),

Au cours des cinq premières années qui suivent l’enregistrement de la marque, l’usage sérieux est présumé. Au-délà, la marque doit être sérieusement utilisée. A défaut d’usage sérieux de la marque, la marque peut être perdue.

13. Comment interdire l’usage de votre marque déposée (contrefaçon de marque) ?

Il faut agir vite ! Le titulaire d’une marque ne doit pas laisser se développer le commerce de son concurrent qui utiliserait une marque équivalente.

Le titulaire d’une marque antérieure peut agir contre :

• l’utilisation d’un signe identique (une marque identique) sur des produits ou service identiques (la contrefaçon est manifeste) ; mais aussi contre,
• l’utilisation d’un signe similaire, sur des produits ou services similaires, s’il existe un risque de confusion dans le chef du consommateur.

Dans les deux cas on parle de « contrefaçon », quoique le premier est plus manifeste que le second. Il appartiendra éventuellement au juge d’apprécier si le rsique de confusion est réel ou s’il s’agit d’une crainte infondée.

13.1 Comment déterminer s’il y a contrefaçon de votre marque déposée ?

La contrefaçon est facilement établie s’il y a identité parfaite entre les signes utilisés et les produits/services sur lesquels ils sont apposés.

S’il n’y a qu’une similarité (ressemblance) avec les signes utilisés par votre concurrent et le type de produits ou services sur lesquels ils sont apposés, il faut avoir égard au « risque de confusion ».

Pour objectiver la situation, la jurisprudence approche la question de manière systématique en ayant égard à :

• la ressemblance visuelle ;
• la ressemblance phonétique ; et,
• la ressemblance intellectuelle entre les signes.

Les considérations pour établir (ou non) un risque de ressemblance sont nombreuses. Vous pouvez vous rapporter à notre article sur la contrefaçon. N’hésitez pas non plus à nous contacter à ce sujet.

13.2. Comment réagir si votre marque déposée est copiée ?

Plusieurs voies d’actions sont possibles en cas de contrefaçon de marque. Il est possible de :

• solliciter un jugement ordonnant la cessation (l’arrêt) de l’usage de la marque postérieure, éventuellement moyennant astreintes ;
• demander des dommages et intérêts en réparation ;
• solliciter la destruction des biens contrefaits ; voire même,
• porter plainte au pénale (avec constitution de partie civile) pour contrefaçon et/ou usurpation d’identité.

Pour agir une justice, il vaut mieux avoir recours aux services d’un avocat. Un bon conseil vous proposera éventuellement de négocier afin de contraindre le contrefacteur à signer un accord de licence de marque. (Ce qui peut éventuellement éviter un procès et vous garantirait des royalties).  Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter.

14. Comment réagir si votre marque est copiée ?

Il peut arriver que « votre » nom soit enregistré comme marque par une autre entreprise. Cela peut intervenir dans deux cas de figure :

• un signe similaire à votre propre marque est enregistrée au titre de marque déposée ;
• une marque est enregistrée et est en conflit avec le signe/nom que vous utilisez depuis des années sans l’avoir enregistré comme marque déposée.

Chacun de ces cas de figure demande une approche appropriée.

14.1. Comment contre-attaquer si une marque similaire a été enregistrée en fraude de vos droits sur votre marque déposée antérieure ?

Si un tiers utilise une marque similaire à vôtre marque antérieure et qu’il existe un risque de confusion, il est possible de réclamer qu’il cesse cette utilisation.

Si cette marque concurrente a déjà été enregistrée, il est possible de réclamer en justice que cette marque vous soit transférée de force.

Alternativement, un bon conseil vous proposera de limiter vos frais de procédure et – éventuellement – de négocier afin de contraindre le contrefacteur à signer un accord de licence de marque. (Ce qui peut éventuellement éviter un procès et vous garantirait le versement des royalties).

14.2. Comment se défendre si votre signe est enregistré par un concurrent au titre de marque déposée ? (Mais que vous estimez être dans vos droits).

Ne vous laissez pas faire ! Il peut arriver que vous utilisiez un signe ou un nom « comme » un marque commerciale, mais que vous ne l’avez pas enregistré. Puis, un concurrent enregistre ce même signe ou nom comme marque déposée.

S’il vous demande de cesser d’utiliser « sa » marque déposée, alors que vous utiliser ce signe depuis des années, la situation devient délicate ! C’est précisément pour éviter ce type de scénario d’éviction qu’il est conseillé de déposer sa marque en temps utile !

Tout n’est pas perdu cependant ! Même si vous ne disposez pas d’une marque déposée, vous pourriez encore faire valoir que vous disposez de droits antérieurs légitimes sur le signe en cause, tels que :

• un nom commercial ;
• une dénomination sociale ;
• un nom de domaine ; voire,
• un droit d’auteur ou un dessin ou modèle.

Eventuellement, il est même possible de faire valoir que la pratique en cause constitue un acte de concurrence déloyale parasitaire.

Tout n’est pas perdu, donc. Ne désespérez pas ! Il faut cependant vérifier que les conditions de ces exceptions sont réunies.

Pour vous défendre en justice, il vaut mieux avoir recours aux services d’un avocat. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter !

15. Quelle est la durée de la marque déposée ?

La durée de base de la marque déposée est de 10 ans, sur tout le continent européen. La marque peut ensuite être prolongée sans limite pour de nouvelles périodes de 10 ans, pourvu que :

• la prolongation ait été demandée avant l’échéance du terme; et que,
• la taxe ait une nouvelle fois été payée.

Une marque non renouvelée peut être enregistrée par un tiers. Il faut donc veiller à ne pas perdre le délai de vue ! (Sur une aussi longue période, il arrive régulièrement que le titulaire « oublie » de renouveler sa marque). Le cas échéant, votre conseil ou votre avocat en marque peut se charger de gérer le renouvellement pour votre compte.

Il est également possible que la marque soit perdue si elle n’est pas suffisamment utilisée (perte pour absence d’ « usage sérieux » dans la vie des affaires).

Il est également possible au titulaire de la marque de renoncé à celle-ci et d’en demander la radiation (pour éviter un procès, éventuellement).

16. Comment toujours mieux protéger ses activités commerciales (au-delà des marques déposées) ?

Il faut utiliser des méthodes alternatives de protection, se faire conseiller et s’informer.

16.1. Utiliser des méthodes alternatives de protection

La marque déposée est un outil puissant pour protéger ses activités. Ce n’est pas le seul. Les protections peuvent être multipliées. Vous pouvez également opter pour :

• Un nom commercial;
• Un nom de domaine;
• Une dénomination sociale ;
• Une indication protégée ;
• Des droits d’auteurs ;

16.2. Auprès de qui se faire conseiller en droit des marques déposées ?

Toutes les fois que nécessaires, contactez votre avocat en droit des marques. Le cabinet Lexing est à votre disposition.

Contactez-vous : n.neyrinck@avocat.be

16.3. Où s’informer sur le droit des marques ?

La meilleure manière de protéger sa marque est encore de se tenir informé de l’état du droit.