Contrat de licence de propriété intellectuelle : conseils de rédaction et contentieux

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Contrat de licence de droit d’auteur, contrat de licence de marque et contrat de licence de brevet.

La rédaction d’un contrat de licence est une étape cruciale du développement des nombreuses entreprises dont l’activité est fondée sur l’exploitation d’une œuvre (droit d’auteur), d’une image de marque, ou d’une invention brevetée. Le contrat de licence est également d’un excellent moyen pour encadrer la distribution de produits ou services.

Si le contrat de licence peut être limité au minimum, il faut se rappeler que plus un contrat est précis, moins les conflits d’interprétation sont susceptibles d’apparaître lors de sa mise en œuvre.

Les lignes qui suivent fournissent un résumé clair des points qui doivent retenir l’attention pour rédiger un « bon » contrat de licence (et, indirectement, des points qui peuvent justifier un contentieux judiciaire).

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1. Portée du contrat de licence

Il convient d’abord de définir clairement sur quoi porte le contrat de licence : quels sont les prérogatives qui sont concédées au preneur de licence par le titulaire du droit de propriété intellectuelle.

Ceci implique de définir la portée du contrat de licence dans une triple dimension : objet, durée, et territoire.

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Objet du contrat de licence et méthodes d’exploitation 

Avant de concéder (ou d’accepter) une licence, il faut d’abord s’assurer que celui s’engage a effectivement les pouvoirs pour ce faire : la marque et le brevet sont-ils correctement enregistrés ? Le titulaire de la licence est-il l’unique créateur de celle-ci ? Seul celui qui dispose effectivement de droits de propriété intellectuelle peut les donner en licence.

Ensuite, il convient de déterminer quels sont les droits que l’on souhaite transférer ? Il s’agit ici d’une question difficile, tant commercialement que juridiquement.

La licence est-elle total ou parcellaire ? Et si elle est parcellaire, comment faut-il définir les usages autorisés ? De nombreuses questions doivent être posées. Prenons deux exemples.

  • Si une licence est octroyée sur une musique (droit d’auteur), le preneur de licence peut-il utiliser celle-ci pour la vendre sur album ou pour la vendre en ligne ? Les deux ? (Contrat de licence d’édition de cd et/ou sur internet) ? Le preneur de licence peut-il modifier la musique dans un remix (droit d’adaptation) ? Peut-il la monter en fond sonore dans un film publicitaire (droit de synchronisation) ?
  • Si une licence est octroyée sur une marque, la licence est-elle accordée pour l’ensemble des produits ou services revendiqués sous la marque ? (Par exemple, seulement les chaussettes Nike™ ou toute la gamme de vêtements ?). La marque porte-elle sur l’ensemble des prérogatives attachées à la marque ou seulement sur certaines d’entre elles ? (ex. : Droit de vendre des produits Nike™ ? Droit d’apposer soi-même la marque sur des t-shirt ? Droit d’user la marque à titre publicitaire ? Sur quels supports ?)

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Territoire du contrat pour lequel la licence est concédée

Il est important, pour le preneur de licence, de savoir s’il sera confronté à la concurrence d’autres entreprises qui vendront le même produit. La licence peut impliquer une clause d’exclusivité territoriale ou non.

Si une exclusivité territoriale est donnée, il faut donc porter une attention particulière à la définition des territoires pour lesquels les droits sont donnés en licence. La licence est-elle donnée pour tout un pays, pour tout un continent ou pour le monde entier ? En sens inverse, il est possible de limiter la licence à une ville, un quartier, voire même à quelques rues – songez aux contrats de franchise de restaurant avec des enseignes (nom commercial ou marque) qui sont multipliées à l’identique dans le centre-ville.

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Durée du contrat

Il faut également avoir égard à la durée du contrat de licence. La licence est-elle donnée pour l’ensemble de la durée de vie de la marque / du brevet / du droit d’auteur ?

La licence est-elle limitée à un terme (deux ans ? dix ans ?), afin de permettre aux parties de renégocier le contrat en cours de durée de vie ? Ceci peut également impliquer l’obligation, pour le titulaire du droit de propriété intellectuelle, de prendre des mesures pour assurer le maintien de ses droits (et donc ceux du preneur de licence).

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2. Le prix du contrat de licence

La licence est-elle concédée à titre gratuit ou onéreux ? Les licences gratuites se sont multipliées ces dernières années, avec l’avènement de l’Open Source.

Toutefois, la règle reste que l’entreprise qui a fait des efforts d’innovation sollicite une rémunération en échange de la licence. Il faut donc que le contre prévoit une rémunération précise, laquelle peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’une commission sur chacune des ventes « royalties ». Dans ce dernier cas, il est important d’organiser un contrôle de la comptabilité (audit) du preneur de licence, afin de savoir de déterminer objectivement quelles sont les ventes qui ont effectivement été réalisées.

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3. Le caractère exclusif du contrat de licence

Au-delà de l’exclusivité territoriale par laquelle celui qui donne la licence s’engage à ne pas donner d’autre licence à un tiers sur le territoire convenu, le contrat de licence peut également prévoir une obligation clause d’exclusivité d’approvisionnement.

Cette fois, c’est le preneur de licence qui s’engage à ne pas commercialiser d’autres produits que ceux visés par la licence. C’est notamment le cas pour les contrats de concession automobile, où une seule marque est vendue dans la concession, ou dans les contrats de distribution de produits Yves-Rocher.

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4. Contrefaçon et garantie d’éviction de la licence

Il convient que le contrat de licence règle la question de savoir qui doit intervenir pour lutter contre la contrefaçon ou la concurrence déloyale. Le titulaire du droit de propriété intellectuelle peut s’engager soit s’engager à agir contre toute personne qui serait à l’origine d’une contrefaçon (et qui ferait concurrence au preneur de licence). Alternativement, il est aussi possible d’autoriser le preneur de licence à agir lui-même en justice contre tout éventuel cas de contrefaçon.

Le contrat peut également prévoir des règles d’information réciproque (si l’une des parties constate des actes de contrefaçon, elle doit en avertir l’autre) ou de de partage des dommages et intérêts dus pour contrefaçon entre le preneur de licence et le titulaire des droits.

En sens inverse, il est également utile d’inscrire dans le contrat que celui qui donne la licence s’engage à protéger le preneur de licence contre toute action venue de l’extérieur. Notamment, il peut s’engager à garantir le preneur de licence de toute éventuelle poursuite qui serait initiée par un tiers pour contrefaçon (si, par exemple, le tiers prétend que la marque, le brevet ou l’œuvre donnée en licence est une copie d’un droit antérieur).

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5. Clause de confidentialité et clause pénale dans le contrat de licence

Lorsque qu’une technologie est donnée en licence, certains secrets d’affaire sont généralement communiqués en même temps (ex. : comment produire l’invention brevetée, comment utiliser le logiciel protégé par le droit d’auteur).

Ces secrets-d’affaire ont une valeur commerciale. Il importe alors d’inclure une clause de confidentialité dans le contrat de licence, afin d’éviter que le preneur de licence ne revende ce savoir-faire à un tiers. Idéalement, une clause pénale sera également introduite pour sanctionner toute violation du secret. De mêmes, diverses mesures destinées à assurer la protection des informations confidentielles seront mises en place.

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6. Fin du contrat de licence et clause de non-concurrence

Il s’agit d’un point souvent sous-estimé par les non-juristes, parce qu’il est préférable d’envisager un scénario ou les relations titulaire-preneur de licence seraient idylliques. Pourtant, il est crucial de prévoir une règle claire de sortie du contrat de licence. Les points à régler peuvent être classés en deux catégories.

  • Il est important de définir les conditions de rupture du contrat : quels sont les motifs de rupture ? quel préavis faut-il respecter pour mettre fin au contrat ?
  • Il est important de définir les obligations post-contractuelles : quel sort pour les stocks de produits marqués (restitution ou destruction) ? quelles modalités de restitution des documents confidentiels et du matériel fourni ? quelles modalités pour le paiement du solde des royalties ?

Il est également important que les parties définissent éventuellement ensemble une clause de non-concurrence.

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7. Loi applicable au contrat de licence 

En raison de leur caractère immatériel, les droits de la propriété intellectuelle présentent souvent une dimension internationale (une même invention/œuvre/marque peut être exploitée simultanément dans plusieurs pays). Cette réalité s’est encore renforcée avec la vente en ligne.

En conséquence, il est important de définir dans le contrat de licence quelle loi y sera applicable, et quelle juridiction aura à connaître des éventuels conflits.

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Autres clauses

Les lignes qui précèdent offrent un aperçu des points les plus importants à inclure dans tout bon contrat de licence. Toutefois, les variations des contrats de licence sont infinies.

De nombreuses autres questions peuvent encore être réglées (ex. : inscription du contrat de licence au registre national ; sort du paiement des taxes ; …). Il convient d’être attentif, … ou bien conseillé !

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Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet ? Vous avez besoin d’aide pour la rédaction de votre contrat de licence ? Vous êtes victime de contrefaçon et souhaitez réagir ? N’hésitez pas à nous contacter !

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Pour aller plus loin sur le sujet, il vous est également possible de consulter les sources (de qualité) suivantes :

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