Secret d’affaire : le contentieux lié à la confidentialité

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Après avoir exposé les raisons justifiant de recourir au secret d’affaires pour protéger les inventions d’une entreprises, et avoir posé les conditions de protection du savoir-faire par le contrat de confidentialité, nous concluons notre série consacrée à la protection du savoir-faire de l’entreprise par un bref examen du contentieux lié au secret.

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Clause de confidentialité : quelle sanction ?

Le contentieux lié au savoir-faire est marqué par la nature même de la protection attachée au secret : celle-ci disparaît dès lors que le secret est divulgué et que l’information tombe dans le domaine public. Parce que le savoir-faire n’est pas un droit de la propriété intellectuelle, parce qu’il ne fait l’objet d’aucun monopole légal et qu’il n’implique aucun droit exclusif d’exploitation, la loi n’autorise pas l’entreprise qui a mis ce savoir-faire au point à empêcher les tiers d’en faire l’usage.

En d’autres termes, lorsqu’un tiers fait usage d’un savoir-faire qui était jusque-là tenu secret par l’entreprise qui l’avait mis au point, il n’est pas possible d’interdire cet usage via une action en cessation diligentée devant le juge. Cette réalité a été très clairement formulée par l’arrêt du 12 juin 2008, rendu par la Cour d’appel de Liège :

« Lorsque le secret est éventé, il serait vain de vouloir revenir en arrière et la question relève plutôt d’une procédure en indemnisation. (…) Le secret de fabrique ne peut conférer à celui qui le détient des droits équivalents, voire supérieurs au détenteur d’un brevet, ce que l’arrêt du 2 septembre 2004 avait déjà souligné. Le secret de fabrique n’est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle, il est soumis au principe de la libre concurrence et à son corollaire, qui est la liberté de copie.

Raisonner autrement et interdire non seulement la divulgation, mais encore l’utilisation du secret de fabrique, reviendrait inéluctablement à conférer à l’intimée un droit équivalent au titulaire du brevet, alors que ce dernier a pris la peine de faire certaines concessions (divulgation, accomplissement de formalités, paiement de droits) afin de bénéficier de la protection légale. Ces différentes considérations justifient qu’ (…) un ordre de cessation ne puisse être corrélativement imposé, l’acte litigieux ayant été définitivement accompli par l’écoulement du temps ».

Ces considérations ont deux implications, qu’il convient de souligner ici.

Premièrement, l’absence de tout monopole légal sur un savoir-faire uniquement protégé par le secret a pour conséquence qu’aucune sanction ne pourra être prise contre un tiers qui a mis au point un savoir-faire identique de manière indépendante. User, reproduire ou divulguer un savoir-faire équivalent au savoir-faire gardé secret par l’entreprise qui, la première, l’a mis au point, ne constitue pas en soi une pratique interdite. Pour que ce type de pratiques soit critiquable, il faut nécessairement que l’usage du savoir-faire ait été fait par une personne qui était tenue par une obligation de confidentialité.

Deuxièmement, lorsqu’une obligation de confidentialité a été conclue et violée, le tiers à qui le savoir-faire été transmis ne pourra pas se voir interdire d’utiliser ces connaissances. En d’autres termes, il ne sera pas possible de diligenter devant le juge une « action en cessation » – la sanction-type en matière de propriété intellectuelle – en vue d’obtenir une décision de justice interdisant qu’il soit fait usage de l’information qui était jusque-là tenue secrète. La seule sanction disponible sera une action en indemnité, uniquement susceptible d’être diligentée contre la partie qui a violé son obligation de confidentialité.

Dans ces circonstances, nous conseillerons une nouvelle fois aux justiciables de prévoir dans l’accord de confidentialité une clause pénale au montant suffisamment dissuasif – ou suffisamment réparateur – pour éviter toute déconvenue.

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Si vous souhaitez en savoir plus sur les accords de confidentialité ou sur la protection des secrets d’affaire, n’hésitez pas à nous contacter !

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Mise à jour : la Directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, semble introduire une action en cessation contre ceux qui violent une obligation de confidentialité (mais non pas contre ceux qui développent indépendamment un secret d’affaire équivalent ou identique au secret protégé).

Pour en savoir plus sur la portée exacte de cette action en cessation (qui viendrait s’ajouter à l’action en dommages et intérêts), il faut attendre la transposition de la Directive européenne en droit national belge, ainsi que les premières décisions de jurisprudence qui seront rendues en la matière).

La Directive 2016/943 précise également la méthode de calcul de l’indemnisation auquel à droit le titulaire d’un secret d’affaire qui serait violé par celui qui est tenu à une obligation de confidentialité. Cette méthode d’indemnisation est en fait très proche de celle qui existe déjà pour les autres droits de la propriété intellectuelle. Pour en savoir plus sur ce sujet, il est possible de se référer à notre article sur l’indemnisation de la contrefaçon (dommages et intérêts).

Secret d’affaires

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5 bonnes raisons de recourir au secret d’affaires plutôt qu’au brevet

Le secret d’affaires constitue l’un des mécanismes les plus intéressant pour protéger ses inventions. Dans bien des cas, il est même plus efficace que le dépôt d’un brevet d’inventions.

Les lignes qui suivent font le point sur les avantages d’une protection par le secret d’affaires et établissent dans quelles conditions un inventeur doit préférer le secret au brevet.

Cette note est à lire en parallèle avec deux autres notes où nous évoquons :

  1. L’importance du contrat de confidentialité pour protéger les secrets d’affaires ; et,
  2. Le contentieux judiciaire lié aux contrats de confidentialité.

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Pour protéger un secret d’affaire : la confidentialité plutôt que le brevet

Pour les entreprises créatives, il ne s’agit pas seulement d’innover ; l’enjeu stratégique crucial consiste à protéger leurs innovations. Rien n’est plus déplorable en effet que de voir un nouveau produit, ou un nouveau procédé, être copié sans efforts par un concurrent, alors que des années d’activités et des milliers d’euros de recherche ont été nécessaires pour mettre en place l’innovation en question.

Le législateur propose aux entreprises innovantes de protéger leurs créations grâce aux « brevets d’invention ». En cela, le brevet constitue un instrument très efficace, puisqu’il confère à son titulaire un droit exclusif sur l’invention enregistrée : durant 20 ans, le titulaire du brevet peut interdire à tout tiers – éventuellement en intervenant devant les tribunaux – d’utiliser, distribuer ou vendre son invention sans son consentement préalable. Le titulaire du brevet est alors placé en position de force pour monnayer son consentement et obtenir une rémunération pour l’usage de son invention par des tiers.

Cependant, les entreprises ne recourent pas toujours à la protection offerte par le droit des brevets. En effet, les meilleures études tendent à établir que si dans un quart des situations environ (24,1%), les entreprises innovantes protègent leurs inventions par le brevet, une part aussi importante d’entre elles (23,3 %) protègent leurs innovations par des méthodes plus informelles, telles que le secret. Dans le reste des cas, soit les entreprises ne prennent aucune mesure pour protéger leur patrimoine (28,7%), soit cumulent autant que possible brevet et secret (23,6 %).

Comment expliquer cette situation ? La recherche économique indique que, bien souvent, les entreprises manquent à recourir à la protection offerte par le droit des brevets par inertie ou ignorance (ignorance de l’existence même de ce type de protection, ignorance du modus operandi à suivre pour enregistrer le brevet, etc.).

Toutefois, dans un grand nombre de situations, le secret d’affaires (éventuellement renforcé par un contrat de confidentialité) est volontairement préféré au brevet, eu égard à ses nombreux avantages.

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Le secret d’affaires et le contrat de confidentialité présentent de nombreux avantages sur le brevet

  • Premier avantage du secret d’affaires, il est gratuit, là où le brevet est dès l’origine assez coûteux alors que le succès commercial d’une invention n’est pas garanti ;
  • Deuxième avantage du secret d’affaires, il n’est pas limité dans le temps, alors que le brevet a une durée limitée a vingt ans ;
  • Troisième point favorable, le secret d’affaires n’implique – par définition – aucune obligation de divulgation, par opposition au brevet, lequel implique nécessairement la publication du de l’invention et de son mode de fonctionnement en échange du monopole octroyé par la loi ;
  • Quatrièmement, le secret d’affaire s’applique de manière transversale sur tous les territoires, tandis qu’un brevet doit nécessairement être obtenu pour chaque territoire national sur lequel la protection est souhaitée ;
  • Enfin, là où le droit des brevets est susceptible de ne s’appliquer qu’aux « inventions », qui sont tout à la fois « nouvelles » et « inventives », le secret d’affaire (et les contrats de confidentialité) permet de protéger un nombre plus important d’informations, et comprend, outre les inventions, le savoir-faire non brevetable tel que les méthodes de travail, qu’elles soient commerciales, administratives, financières ou autres.

Ceci explique pourquoi certaines entreprises peuvent sciemment préférer la protection que confère le secret d’affaires à toute autre. Parmi celles-ci, la Coca-Cola Company, a su en outre transformer sa supposée « recette secrète » en un instrument clef de sa stratégie marketing.

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Cette question vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages du secret et du contrat de confidentialité ? N’hésitez pas à nous contacter.