Contrat de licence de propriété intellectuelle : conseils de rédaction et contentieux

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Contrat de licence (droit d’auteur, marque ou licence de brevet).

La rédaction d’un contrat de licence est une étape cruciale du développement des nombreuses entreprises dont l’activité est fondée sur l’exploitation d’une œuvre (droit d’auteur), d’une image de marque, ou d’une invention brevetée. Le contrat de licence est également d’un excellent moyen pour encadrer la distribution de produits ou services.

Si le contrat de licence peut être limité au minimum, il faut se rappeler que plus un contrat est précis, moins les conflits d’interprétation sont susceptibles d’apparaître lors de sa mise en œuvre.

Les lignes qui suivent fournissent un résumé clair des points qui doivent retenir l’attention pour rédiger un « bon » contrat de licence (et, indirectement, des points qui peuvent justifier un contentieux judiciaire).

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L’indemnisation de la contrefaçon (dommages et intérêts)

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Vos droits intellectuels ont été copiés ? Vous avez droit à une indemnisation !

Découvrez ici les règles de calcul de l’indemnisation de la contrefaçon de droits de la propriété intellectuelle (dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon).

Les règles exprimées dans les lignes qui suivent s’appliquent à tous les cas de contrefaçon, quel que soit le type de droit intellectuel qui a été violé (droit d’auteur, brevet, marque, design et dessins ou modèles, …).

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Comment protéger une recette de cuisine ?

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La protection des recettes de cuisine par le droit de la propriété intellectuelle

La question est devenue particulièrement fréquente en ces temps de gastronomie galopante : est-il possible de protéger les recettes de cuisine par le droit de la propriété intellectuelle ?

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Combien vaut votre droit intellectuel ? (1) : les royalties

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Quelles royalties (prix) négocier pour un contrat de licence de propriété intellectuelle ?

Il s’agit d’une question complexe, à laquelle les avocats qui pratiquent la propriété intellectuelle sont souvent confrontés : quelle est la valeur réelle d’un droit de propriété intellectuelle ? Ou, en d’autres termes : comment négocier le juste prix (les « royalties ») pour un contrat de licence ?

Il s’agit là d’une interrogation importante qui se pose dans tous les domaines – qu’il s’agisse de droit des brevets, de droit des marques ou de droit d’auteur. Pour tenter d’apporter quelques éléments de réponse, nous consacrons deux billets à la question. Le billet du jour s’intéresse au calcul du taux des royalties dans le cadre de la conclusion d’un accord de licence. La prochaine note s’intéressera à une question connexe, celle du calcul de l’indemnisation de la contrefaçon.

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Le péché originel : une absence de marché

Quel est le prix d’une pomme ? Sur cette question, chacun aura son opinion. La plupart d’entre nous aboutiront à un prix variant entre 10 centimes et un euro, selon le lieu d’approvisionnement et le contexte d’achat. Comment connaissons-nous le prix d’une pomme, nous qui, pour la plupart, n’avons jamais cultivé de pommiers et ignorons tout de la quantité d’eau, de terres et d’efforts nécessaires pour obtenir une pomme ? La réponse est simple : parce qu’il existe un marché, soit un lieu permettant à chacun d’exprimer ses prétentions pour l’achat/la vente d’une pomme, jusqu’à ce qu’un prix d’équilibre se dessine comme le résultat de ces prétentions contradictoires.

Il en va autrement pour un brevet ou une marque, pour lesquels seuls un ou deux industriels seront peut-être intéressés. Dans ce cas, il n’existe aucun marché pour servir de référence aux parties quant au prix à réclamer ou à accepter de payer pour une licence. Seule la perspective du succès commercial est alors à même de justifier un prix plus ou moins élevé. Or, le succès étant nécessairement incertain, la définition d’un « juste prix » reste chose difficile.

C’est là un constat assez troublant : alors que les entreprises sont supposées connaître au mieux le marché sur lequel elles évoluent et être les mieux placées pour estimer la valeur de la création qu’elles envisagent d’acheter ou de vendre – elles sont en tous cas mieux placées que l’avocat, le juge ou l’autorité publique – elles sont pourtant souvent dans une grande incertitude quant au prix à pratiquer. En particulier, de nombreuses start-up innovantes ignorent ce qu’elles peuvent demander lors de la cession de leurs brevets ou, au contraire, ce qu’elles doivent accepter de payer pour obtenir accès à la technologie d’un tiers.

On ne compte plus les articles scientifiques rédigés par des économistes pour tenter de fournir une formule mathématique qui permettrait de déterminer le prix raisonnable d’un droit de la propriété intellectuelle (voyez encore ici et ici) [1]. Force est pourtant de constater que ces solutions, très savantes, ne permettent généralement pas de résoudre les problèmes concrets auxquels les entreprises sont le plus souvent confrontées.

En réaction, nous présentons une approche plus pragmatique, laquelle consiste à :

  1. définir un taux de royalties de base qui puisse être considéré comme légitime par chacune des parties ; et,
  2. sur la base duquel peuvent prendre place des négociations pour affiner le taux de la redevance à la hausse ou à la baisse.

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1.       Royalties : définition d’un taux de base pour la négociation

Lorsqu’il s’agit de déterminer le taux des royalties, des pistes existent pour aider à déterminer un prix qui, entre parties, pourra servir de base de discussions et, devant le juge, de base à un argumentaire.

Entre parties, les conditions de la négociation doivent être particulièrement soignées. Ce sont elles qui permettront d’atteindre un prix jugé comme acceptable par chaque partenaire.

  • Dans un premier temps, les parties auront pris soin de s’échanger toutes les informations nécessaires sur la technologie en jeu et son mode de fonctionnement.
  • Le cas échéant, elles auront conclu un contrat de confidentialité préalable en vue de permettre l’installation d’un climat de confiance.

Lorsque chacune des parties a exprimé son intérêt à faire affaire, les discussions commerciales peuvent débuter.

Au stade des négociations, l’approche la plus efficace consiste à définir un taux de base jugé comme acceptable par chacune des parties, et qui sera ensuite discuté à la hausse ou  la baisse.

Pour fixer ce taux de base, certains opérateurs – voire certaines juridictions – conseillent d’appliquer une règle empirique selon laquelle une base de discussion légitime consisterait généralement à ouvrir les discussions à 25% des profits avant-taxe générés par la vente du bien intégrant l’invention brevetée ou, alternativement, à 5% du prix de vente de ce même bien.

D’autres, considérant qu’il s’agit là d’une méthode par trop arbitraire, proposent de raffiner l’approche en vue d’adopter un taux de royalties de base déterminé en fonction de la rentabilité habituelle du secteur ou du sous-secteur auquel se rattache l’invention en cause. On comprend ce raisonnement. Tous les secteurs n’étant pas aussi profitables les uns que les autres, il y aurait une certaine justice à se raccrocher au taux de redevance le plus à même de refléter la rentabilité supposée du droit en cause. En vue d’identifier ce taux, les parties peuvent par exemple accéder à des bases de données compilant les taux de redevance pratiqués par secteur (voyez encore exemple ici). L’approche est louable : à défaut de marché disponible pour fixer le prix, la meilleure logique consiste encore à tenter de calquer le montant des royalties sur celui d’un marché proche.

A notre entente, cette logique peut toutefois encore être poussée un cran plus loin. Les négociations seront encore mieux fondées si le taux de départ des royalties n’est pas celui généré statistiquement pour un secteur, mais celui généré par une technologie proche, voire par l’invention elle-même. Ainsi, l’inventeur sera dans une position de force pour imposer le taux de base qui a ses faveurs s’il est à même de présenter des contrats déjà conclus avec des tiers, et portant soit directement sur le brevet en cause, soit éventuellement sur la génération précédente de son invention.

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2.       Royalties : les négociations proprement dites

A partir du taux de base des royalties, il revient aux parties de négocier la conclusion du contrat, à la hausse ou à la baisse. A ce stade, nombre d’arguments peuvent être employés.

Les plus évidents portent évidemment sur le champ d’application du contrat :

  • Quelle est la durée de la licence ?
  • Pour quel territoire géographique ?
  • Pour la production de quels produits ?
  • Bien plus : la licence est-elle exclusive ou non ?

Les conditions en vigueur sur le marché constituent également de bons arguments de négociation :

  • Le marché auquel l’invention en discussion permet d’accéder est-il en croissance ?
  • Existe-t-il un effet de mode autour de la marque dont la licence est en discussion ?
  • S’il s’agit d’une invention, existe-t-il une technologie concurrente aussi efficace sur le marché ? Les prétentions du titulaire de l’invention seront revues à la baisse lorsque son client risque de quitter la table des négociations pour se rapprocher d’un concurrent.

Finalement, un certain nombre de considérations plus diverses peuvent également être prises en compte pendant les négociations des royalties, même si les parties veilleront à ne pas toujours les formuler de manière explicite.

  • Ainsi, il peut être intéressant de faire un arbitrage entre le taux des redevances et les capacités financières de son cocontractant pour, selon les cas, réclamer un taux de redevance élevé lorsque le cocontractant dispose de ressources financières importantes.
  • En sens inverse, il peut être intéressant d’accepter un taux moins élevé et de parier sur l’efficacité du réseau de distribution de celui auquel la licence est accordée. Il convient en effet de ne jamais oublier qu’une bonne distribution du produit est un moyen aussi efficace pour gonfler les revenus du propriétaire du droit qu’une hausse du taux des royalties.

Le bon négociateur évitera enfin d’humilier son partenaire avec une offre trop peu généreuse, et ce même si toutes les parties savent que ce dernier ne dispose pas de solution de retrait. Plusieurs études d’économie comportementales rappellent en effet les règles de tact les plus élémentaires et témoignent du fait que les vendeurs préfèrent souvent quitter la table des négociations lorsque le prix offert semble outrageusement bas, même si cela implique pour eux de devoir subir une perte sèche.

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Conclusion : de l’importance d’une bonne communication entre partenaires

On le comprend, c’est lorsque chacune des parties aura fini par convaincre l’autre de la légitimité de ses prétentions qu’un accord aura le plus de chances d’être atteint.

En matière de contrats de licence, plus qu’en tout autre, il est impératif que les parties collaborent et deviennent de véritables partenaires :

  • si l’inventeur ne peut tirer suffisamment de fruits son invention, il ne pourra pas la perfectionner et mettre au point, quelques années plus tard, une technologie de nouvelle génération ;
  • en sens inverse, si l’utilisateur ne s’y retrouve pas dans les conditions qui lui sont proposées par le titulaire de l’invention, il ne pourra pas assurer une promotion que mérite le produit, en sorte que la base commerciale sur laquelle  sont calculées les royalties sera diminuée, au grand dam du titulaire du brevet.

Un conflit entre partenaires peut toujours dégénérer en action en contrefaçon. Sur le long terme, le respect mutuel est souvent la voie du succès.

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Vous souhaitez en savoir plus à le sujet des royalties ? Vous souhaitez un conseil dans le cadre de négociations / d’un conflit ? N’hésitez pas à nous contacter !


[1] Sur le sujet du calcul des royalties – passionnant selon nos goûts – voyez certaines pages d’un mémoire rédigé en des temps anciens, et ayant pour sujet Abuse for Refusal to Licence Intellectual Property Rights.

Contrat de travail d’employé et droit d’auteur

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Le travailleur salarié crée régulièrement des œuvres dans le cadre de son travail

L’une des questions les plus fréquentes en matière de droit d’auteur porte sur la question de savoir qui, de l’employé ou de l’employeur, est titulaire (« propriétaire ») des droits d’auteur qui portent sur l’œuvre créée par le salarié.

Il est vrai que les conditions d’existence du droit d’auteur étant particulièrement larges, les exemples d’œuvres créées au travail sont légion. Il peut ainsi s’agir :

  • du logo et du site internet conçus par l’infographiste,
  • des dessins et du prototype réalisés par l’ingénieur,
  • d’une étude marketing interne ou
  • d’une note rédigée par un membre du département juridique.

Le droit d’auteur dans le contrat de travail

De manière générale, la philosophie de la loi belge est de protéger l’auteur, considéré comme la « partie faible » lors de négociations. En résultent un certain nombre de règles contractuelles destinées à limiter la portée des contrats de cession portant sur une œuvre protégée (obligation d’invoquer une clause écrite pour prouver toute cession de droits contre l’auteur et règle d’interprétation restrictive des contrats de cession). En conséquence, toute cession dont les modalités ne seraient pas suffisamment détaillées (montant de la rémunération, modes d’exploitation cédés, étendue géographique et durée de la cession, …) sera considérée comme inexistante.

Ce régime général très protecteur connaît cependant un certain nombre d’exceptions dont, précisément, un régime assoupli applicable aux œuvres créées en exécution d’un contrat de travail. Ainsi, on peut lire à l’article XI.167 §3 du Code de droit économique :

« § 3. Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut. »

Dans le cadre d’un contrat de travail, nul n’est donc besoin de préciser tous les modes d’exploitation envisageables, ni même une rétribution spécifique : d’après la loi, la rémunération du travailleur suffit à compenser le transfert de ses droits sur l’œuvre créée au travail, sans qu’il faille y ajouter une quelconque redevance pour rémunération des droits d’auteur.

L’employeur acquerra les droits d’auteur de son employé pourvu :

  1. que le contrat inclue expressément une clause de cession des droits d’auteur ; et,
  2. que la création relève des tâches attribuées au travailleur.

Chacune de ces conditions appelle quelques mots de commentaire.

1. Une clause de cession des droits d’auteur

Tout avocat en droit de la propriété intellectuelle vous le dira, de nombreux employeurs omettent de faire signer une clause de cession de droit. Dans ce cas, la sentence est sans appel : le travailleur demeure seul maître de l’œuvre créée dans le cadre de son contrat de travail.

A titre d’illustration, on relèvera un jugement rendu le 5 mai 2006 par le Tribunal de première instance de Bruxelles décidant qu’en l’absence de clause de cession insérée dans le contrat de travail, le travailleur était fondé à réclamer à son ex-employeur la redevance qu’il aurait pu obtenir s’ils avaient négocié la commercialisation de ses œuvres.

En l’espèce, le demandeur avait été photographe-reporter sous contrat de travail pour l’agence Belga, laquelle le rémunérait pour la réalisation de photographies en vue de leur utilisation immédiate dans la presse quotidienne. Aucune autre cession de droits n’était prévue. Le Tribunal estima que la rémunération prévue au contrat n’impliquait pas le transfert des droits d’auteur. En conséquence, l’agence de presse ne pouvait pas reproduire les clichés dans d’autres médias et dans des bases de données sur internet, pour les vendre à des tiers, sans autorisation de leur auteur. Le Tribunal attribua à l’ex-employé une indemnité évaluée à 50.000 € pour le préjudice matériel subi, augmentée d’un préjudice moral évalué à 12.500 € ; preuve s’il en est, de l’importance de sécuriser ses droits en amont.

2. Une œuvre réalisée dans le cadre du contrat de travail

L’introduction d’une clause de cession de droits dans le contrat de travail ne suffit pas à rendre l’employeur titulaire de toutes les créations de son travailleur. Il s’agit encore de distinguer les créations selon qu’elles ont été accomplies dans le cadre du contrat de travail, ou en-dehors.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles en date du 14 octobre 1997, dans une affaire opposant le Pari Mutuel Urbain (« PMU ») à l’un de ses anciens employés fournit une illustration adéquate de cette problématique. En l’espèce, un jeu de cartes avait été créé par un employé du PMU. Ce dernier prétendait que le jeu de carte « entrait dans le champ » du contrat de travail en sorte que le PMU disposait des droits d’auteur sur l’œuvre. La thèse de l’entreprise fut contredite par l’organigramme de l’entreprise. Celui-ci permit de constater que le travailleur avait pour fonction la conception et le tirage « de documents internes » alors que le jeu de cartes avait été créé comme un instrument promotionnel destiné au public. En conséquence, la Cour d’appel considéra que le jeu de cartes n’avait pas été accompli dans le cadre des tâches professionnelles du travailleur et finit par le donner gain de cause.

Dans le même ordre d’idée, peuvent également être considérés comme d’autres cas ouverts à contestation, la situation de l’ingénieur qui use du matériel de l’entreprise pour développer un projet personnel, ou celle de l’illustrateur qui réalise des croquis  à son domicile, en-dehors de ses heures de travail, pour un projet artistique personnel proche de celui pour la réalisation duquel il est engagé.

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En parallèle au régime général de cession des droits d’auteur, et au régime spécifique applicable aux œuvres d’employés, signalons enfin que la loi prévoit encore d’autres régimes spécifiques, variables en fonction du type de contrat (contrat de commande, contrat d’édition, contrat de représentation, …) ou en fonction du type d’œuvre (œuvres logicielles, bases de données, dessins et modèles, …).

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