Design – Qui détient les droits ? Quels droits ?

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Vous avez créé un nouveau design ? Parfait ! Mais en êtes vous vraiment le propriétaire ? Et quels sont vos droits ?

Suite de notre série de fiches explicatives sur la protection de l’apparence extérieure des produits (« design » ou « layout »). La note du jour pose la question des pouvoirs et répond aux deux questions suivantes :

  • Qui détient les droits sur le dessin ou modèle (« design » ou « layout ») ?
  • Quels sont ces droits ?

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À qui appartient le design ?

Plusieurs situations doivent être distinguées.

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À qui appartient le dessin ou modèle lorsque celui-ci est créé hors de tout contrat ?

À cette question simple, il existe une réponse simple : en principe, le droit de déposer un dessin ou modèle appartient au créateur du design (article 14 du Règlement sur les dessins et modèles).

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À qui appartient le dessin ou modèle lorsqu’il a été créé par un salarié dans le cadre d’un contrat de travail ?

Ou, pour prendre un exemple concret, à qui appartiennent les droits sur les éléments de la console de la Bugatti Veyron photographiée ci-dessus ?

  • À l’employeur (Bugatti) ? ; ou,
  • à l’employé-designer qui en a dessiné les pièces ?

Si le dessin ou modèle est réalisé par un travailleur dans le cadre de son emploi, le droit appartient à l’employeur qui a seul le droit de déposer ce dessin ou modèle réalisé au sein de son entreprise.

Par exception, le droit sur les dessins et modèles appartient au travailleur si une clause est insérée dans le contrat de travail pour prévoir le maintien des droits du salarié sur le design.

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À qui appartient le dessin ou le modèle lorsqu’il a été créé sur commande ?

Ou, pour prendre un exemple concret, à qui appartiennent les droits sur les éléments de la console de la Bugatti Veyron édition spéciale Hermès photographiée ci-dessus ?

  • A Bugatti, qui a passé commande ? ; ou,
  • à Hermès, qui l’a exécutée en dessinant les pièces ?

Si un dessin ou modèle a été créé sur commande, les droits appartiennent à celui qui a passé la commande et qui a seul le droit de déposer le dessin ou modèle, « pourvu que la commande ait été passée en vue d’une utilisation commerciale ou industrielle du produit qui incorpore le dessin ou modèle ».

Par exception, le droit sur les dessins et modèles appartient à l’exécutant de la commande si :

  • une clause est insérée dans le contrat en ce sens (dans ce cas, Hermès peut prétendre à des royalties sur les ventes de la voiture) ; ou si,
  • le contrat n’a pas été conclu à des fins commerciales ou industrielles (… ce qui vise par exemple l’hypothèse de l’œuvre d’art, mais exclut le design de la Bugatti Veyron édition spéciale Hermès).

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Mais alors, à quoi sert l’enregistrement du design ?

Outre des droits élargis, l’enregistrement établit une apparence de droits vis-à-vis des tiers. L’enregistrement crée une présomption selon laquelle le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré est celui qui a procédé à cet enregistrement.

Toutefois, si la personne désignée titulaire du dessin ou modèle n’est pas le créateur/employeur/commanditaire légitime, ces derniers peuvent introduire une action en revendication devant l’Office pour être réintégrés dans leur droit (article 15 du Règlement sur les dessins et modèles)[1].

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Quelles sont les prérogatives du titulaire du dessin ou modèle?

L’enregistrement d’un dessin ou modèle fournit à son déposant une protection pour une période de 5 années à partir du dépôt, renouvelable jusqu’à un maximum de 25 ans.

Le titulaire du dessin ou modèle communautaire bénéficie d’un droit exclusif sur l’ensemble du territoire européen.

En d’autres termes, toute entreprise qui souhaite fabriquer, utiliser, commercialiser, importer, exporter des produits présentant une apparence similaire doit obtenir l’autorisation préalable du titulaire du dessin ou modèle.

L’entreprise qui commercialise des produits sans l’autorisation du titulaire du dessin ou modèle s’expose à des poursuites judiciaires.

Les poursuites permettent d’obliger le contrefacteur à cesser la contrefaçon et/ou à devoir verser des dommages et intérêts pour la copie de son design.

Surtout, le droit exclusif sur le dessin ou modèle fournit à son titulaire l’occasion de négocier le prix de son autorisation. Le titulaire du droit peut exiger la conclusion d’un contrat de licence, moyennant le versement d’une redevance « royalties ». Le contrat de licence peut alors être modulé en fonction de la volonté des parties et porter, au choix :

  • sur tout le territoire Européen ou sur le territoire de certains Etats membres ;
  • sur tous ou certains modes de commercialisation ;
  • être limité ou illimité dans le temps.

Alternativement, le titulaire peut également :

  • proposer le rachat définitif et complet de ses droits ; ou
  • céder son droit de dépôt à un tiers, ce qui lui évitera de de devoir débourser des sommes pour procéder lui-même à l’enregistrement du dessin ou modèle.

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Vous souhaitez en savoir plus sur la protection vos créations et designs ? N’hésitez pas à nous contacter !

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[1] L’action en revendication doit être introduite dans les 3 ans de l’enregistrement si le déposant était de mauvaise foi.

Dessin et modèle : comment protéger l’apparence (le « design ») de vos produits ?

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Vous pouvez protéger (« privatiser ») l’apparence (le « design ») de vos produits !

Dans une précédente note, nous mettions en lumière 3 très bonnes raisons pour protéger l’apparence (design) de vos produits.

La note de ce jour présente les précautions qu’il faut prendre et les conditions qu’il faut remplir pour protéger cette apparence à l’aide de la propriété intellectuelle.  Il s’agit là de la suite de notre série de notes consacrée à la protection de l’apparence des produits par le droit des dessins et modèles.

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Que protège le droit des dessins et modèles ?

Rappelons-le brièvement, le droit des dessins et modèles permet de protéger « l’apparence » extérieure d’un produit soit, le « design », le « look », le « visuel » d’un produit.

En pratique, il peut s’agir de protéger :

  • la forme d’une bouteille de parfum,
  • les couleurs d’un rideau ou d’un papier peint,
  • les courbes d’un meuble,
  • la texture d’une robe,
  • la forme d’un nouveau casque de réalité virtuelle, ou
  • le design d’une montre connectée.

En jargon juridique, on entend par « dessin ou modèle » :

« l‘apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation » (Règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, art. 3).

Lorsque l’apparence du produit est exprimée en deux dimensions, on parle de dessin ; lorsqu’elle est exprimée en trois dimensions, on parle de modèle.

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Quelles démarches dois-je accomplir pour protéger l’apparence de mon produit ?

La protection d’un dessin ou d’un modèle aura le plus souvent[1] lieu auprès de l’Office d’Harmonisation du Marché Intérieur (« OHMI »), soit l’Office européen de la propriété intellectuelle[2].

D’un point de vue pratique, l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle implique :

  • la mise en ligne (« uploading ») d’une série de photographies du produit dont la protection est demandée ;
  • la sélection des catégories de produits pour lesquels la protection est sollicitée (pour une chaise, pour une lampe, pour un jouet, etc.) ; et,
  • le paiement d’une taxe de 350 euros pour une protection dans toute l’Europe.

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Quelles sont les conditions de la protection ? Quelles précautions prendre pour garantir la « protégeabilité » de votre produit ?

Un dessin ou modèle ne doit pas nécessairement être esthétique. Ainsi, il est possible de protéger les pièces détachées d’un moteur de voiture ou d’une montre.

Pour pouvoir être protégé, les dessin et modèles doivent :

  1. être nouveau (article 5 du Règlement) ; et,
  2. présenter un caractère individuel (article 6 du Règlement).

Les lignes qui suivent introduisent brièvement ces deux conditions. Nous fournissons également quelques conseils élémentaires qui vous permettront d’éviter les catastrophes.

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1. Nouveauté

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique – ou quasiment identique – n’a été divulgué au public européen avant sa date de dépôt.

La divulgation au public peut avoir lieu de nombreuses manière, dont, par exemple :

  • la commercialisation du produit ;
  • son exposition dans une vitrine ;
  • sa publication une foire, un salon ou un catalogue ;

Notre conseil :  Il est capital que tout créateur veille à préserver un certain secret autour de son produit tant que celui-ci n’a pas été enregistré.

Par exception, le créateur qui aurait divulgué son dessin ou modèle au public dispose d’un délai de grâce de 12 mois pour procéder à son enregistrement.

Par exception encore, la jurisprudence a pu reconnaître qu’une communication de faible ampleur (ex. : à une seule entreprise ; à une entreprise exclusivement située en dehors du territoire de l’Union européenne), pouvait ne pas avoir pour effet de détruire la nouveauté du produit et pouvait encore être protégé (CJUE, 13 février 2014, Gautzsch Großhandel, C-479/12).

Toutefois, la bonne précaution à prendre si le produit n’a pas été enregistré avant de contacter un industriel qui pourrait être intéressé par la commercialisation de votre produit consiste à conclure au préalable un contrat de confidentialité.

2. Caractère individuel (absence d’impression de « déjà vu »)

Le dessin ou modèle présente un caractère individuel lorsqu’il ne crée pas une impression globale de « déjà-vu », par rapport aux dessins ou modèles préalablement divulgués au public, pour un même type de produit.

Notre conseil : Afin d’éviter de déposer un dessin ou modèle « déjà vu » ailleurs pour un même produit, plusieurs sources officielles conseillent de vérifier qu’il n’existe pas de dessin ou modèle similaire en faisant des recherches dans les registres des dessins et modèles, tels que la base de données DesignView (laquelle dispose d’ailleurs d’un intéressant tutoriel pédagogique).

En pratique toutefois, il est très difficile de procéder à une analyse exhaustive des dessins et modèles préexistants. Il s’agit d’une étude qui n’est vraiment faite de manière complète que lorsqu’un conflit surgit

Dans ces circonstances, un créateur pragmatique :

  • s’intéressera à ce qui se fait se fait autour de lui (en consultant des catalogues professionnels, et en restant à l’affut des tendances) ;
  • cela fait, veillera à être original, créatif, et à s’éloigner de ce qui existe déjà.

La tendance du moment et la mode ne sont pas considérés comme justifiant de se rapprocher d’un dessin ou modèle qui préexiste[1].

Somme toute, un réel travail créatif est le meilleur de remparts contre les critiques ; il justifie qu’une protection soit octroyée.

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Vous souhaitez un complément d’information sur la protection légale offerte aux dessins et modèles ? Vous souhaitez de l’aide pour enregistrer votre dessin ou votre modèle ? N’hésitez pas à nous contacter.

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[1] TUE, 4 février 2014, Sachi Premium-OutdoorFurniture/OHMI GandiaBlasco T-357/12, para. 21.

Certes, la loi sait s’adapter : plus la liberté du créateur est restreinte par des « restrictions techniques » dans l’élaboration d’un dessin et modèle, plus des différences mineures de design suffisent à éviter une impression de « déjà vu ». Ainsi :

3 raisons pour protéger l’apparence (design) de votre produit

Dessins et modèles, protection du design, avocat.Pour une entreprise, il est primordial de protéger ses créations.

Ceci est vrai pour les créations les plus complexes (brevets d’inventions), mais c’est également vrai pour l’apparence des produits, injustement négligée au regard de son importance économique.

Nous présentons ci-dessous 3 raisons pour lesquelles il n’est plus permis de négliger le design de sa production.

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Développer l’apparence de ses produits permet de gagner des marchés

L’importance économique de l’apparence (le « design ») des produits ne cesse d’être mise à jour. Une récente étude met en évidence le fait que les entreprises qui investissent dans l’apparence de leurs produits obtiennent globalement de meilleurs résultats :

  1. leur taux de croissance est supérieur ;
  2. elles gagnent plus de marchés à l’exportation ;
  3. leurs marges sont plus élevées.

Ceci s’explique bien sûr par le fait que le soin apporté à l’esthétique, à la forme, et à l’emballage des produits constitue – avec les campagnes publicitaires et l’usage de marquesl’un des outils les plus efficaces pour « monter en gamme », gagner en visibilité et attaquer les segments les plus élevés du marchés.

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Développer l’apparence de ses produits permet d’innover

Réfléchir l’apparence de ses produits n’a pas uniquement pour effet d’exercer une force d’attraction sur le public et de créer une image de marque. Plusieurs études mettent aujourd’hui en lumière le fait que réfléchir le design d’un produit contribue à améliorer la conception même du produit et générer des gains d’efficacité.

Deux exemples populaires illustrent ce phénomène :

  • IKÉA : les meubles de la firme suédoise sont conçus dès l’origine avec la contrainte de pouvoir être véhiculés dans une boîte en carton plate. Ikea en a fait un argument de vente : des boîtes plates sont plus facilement transportées et stockées, et seraient à l’origine d’une diminution du prix des meubles ;
  • APPLE : Steeve Jobs avait l’habitude de dire que le design était au cœur de la conception des produits Apple. « Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works ». C’est en application de ce mantra que l’iPhone aurait été conçu : il fallait que le téléphone soit visuellement attractif, ce qui a conduit à optimiser l’appareil afin qu’il dispose de l’écran le plus large, ce qui a ensuite permis de nouvelles fonctionnalités.

Une nouvelle vérité émerge ici. Il ne s’agit plus ici de réfléchir à l’apparence d’un produit pour en accroître uniquement l’esthétique ou l’image de marque. Réaliser des efforts sur l’apparence des produits contribue à accroître le degré d’innovation et permet de dégager des gains d’efficacité.

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Protéger l’apparence de ses produits est simple et (relativement) peu coûteux

Convaincu de l’utilité d’instituer une protection pour l’apparence des biens produits par les entreprises européennes, le législateur européen a mis en place un système simple et efficace de protection des dessins et modèles.

Le règlement européen sur les dessins et modèles institue :

  • une protection sur tout le territoire européen ;
  • moyennant la réalisation d’une seule formalité ;
  • pour un tarif unique de 350 euros.

L’enregistrement de dessins et modèles au niveau européen garantit au déposant un droit exclusif sur l’apparence extérieure du produit pour une durée maximale de 25 ans.

Durant cette période, l’entreprise titulaire des droits peut interdire à tout tiers de mettre sur le marché un produit présentant d’une apparence similaire sans son autorisation préalable et, en cas de violation, réclamer des dommages et intérêts.

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Le présent site dispose d’une section entièrement dédiée au droit des dessins et modèles. N’hésitez pas à la consulter.

Si vous avez d’autres questions ou souhaitez un conseil personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter.

Combien vaut votre droit intellectuel ? (1) : les royalties

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Quelles royalties (prix) négocier pour un contrat de licence de propriété intellectuelle ?

Il s’agit d’une question complexe, à laquelle les avocats qui pratiquent la propriété intellectuelle sont souvent confrontés : quelle est la valeur réelle d’un droit de propriété intellectuelle ? Ou, en d’autres termes : comment négocier le juste prix (les « royalties ») pour un contrat de licence ?

Il s’agit là d’une interrogation importante qui se pose dans tous les domaines – qu’il s’agisse de droit des brevets, de droit des marques ou de droit d’auteur. Pour tenter d’apporter quelques éléments de réponse, nous consacrons deux billets à la question. Le billet du jour s’intéresse au calcul du taux des royalties dans le cadre de la conclusion d’un accord de licence. La prochaine note s’intéressera à une question connexe, celle du calcul de l’indemnisation de la contrefaçon.

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Le péché originel : une absence de marché

Quel est le prix d’une pomme ? Sur cette question, chacun aura son opinion. La plupart d’entre nous aboutiront à un prix variant entre 10 centimes et un euro, selon le lieu d’approvisionnement et le contexte d’achat. Comment connaissons-nous le prix d’une pomme, nous qui, pour la plupart, n’avons jamais cultivé de pommiers et ignorons tout de la quantité d’eau, de terres et d’efforts nécessaires pour obtenir une pomme ? La réponse est simple : parce qu’il existe un marché, soit un lieu permettant à chacun d’exprimer ses prétentions pour l’achat/la vente d’une pomme, jusqu’à ce qu’un prix d’équilibre se dessine comme le résultat de ces prétentions contradictoires.

Il en va autrement pour un brevet ou une marque, pour lesquels seuls un ou deux industriels seront peut-être intéressés. Dans ce cas, il n’existe aucun marché pour servir de référence aux parties quant au prix à réclamer ou à accepter de payer pour une licence. Seule la perspective du succès commercial est alors à même de justifier un prix plus ou moins élevé. Or, le succès étant nécessairement incertain, la définition d’un « juste prix » reste chose difficile.

C’est là un constat assez troublant : alors que les entreprises sont supposées connaître au mieux le marché sur lequel elles évoluent et être les mieux placées pour estimer la valeur de la création qu’elles envisagent d’acheter ou de vendre – elles sont en tous cas mieux placées que l’avocat, le juge ou l’autorité publique – elles sont pourtant souvent dans une grande incertitude quant au prix à pratiquer. En particulier, de nombreuses start-up innovantes ignorent ce qu’elles peuvent demander lors de la cession de leurs brevets ou, au contraire, ce qu’elles doivent accepter de payer pour obtenir accès à la technologie d’un tiers.

On ne compte plus les articles scientifiques rédigés par des économistes pour tenter de fournir une formule mathématique qui permettrait de déterminer le prix raisonnable d’un droit de la propriété intellectuelle (voyez encore ici et ici) [1]. Force est pourtant de constater que ces solutions, très savantes, ne permettent généralement pas de résoudre les problèmes concrets auxquels les entreprises sont le plus souvent confrontées.

En réaction, nous présentons une approche plus pragmatique, laquelle consiste à :

  1. définir un taux de royalties de base qui puisse être considéré comme légitime par chacune des parties ; et,
  2. sur la base duquel peuvent prendre place des négociations pour affiner le taux de la redevance à la hausse ou à la baisse.

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1.       Royalties : définition d’un taux de base pour la négociation

Lorsqu’il s’agit de déterminer le taux des royalties, des pistes existent pour aider à déterminer un prix qui, entre parties, pourra servir de base de discussions et, devant le juge, de base à un argumentaire.

Entre parties, les conditions de la négociation doivent être particulièrement soignées. Ce sont elles qui permettront d’atteindre un prix jugé comme acceptable par chaque partenaire.

  • Dans un premier temps, les parties auront pris soin de s’échanger toutes les informations nécessaires sur la technologie en jeu et son mode de fonctionnement.
  • Le cas échéant, elles auront conclu un contrat de confidentialité préalable en vue de permettre l’installation d’un climat de confiance.

Lorsque chacune des parties a exprimé son intérêt à faire affaire, les discussions commerciales peuvent débuter.

Au stade des négociations, l’approche la plus efficace consiste à définir un taux de base jugé comme acceptable par chacune des parties, et qui sera ensuite discuté à la hausse ou  la baisse.

Pour fixer ce taux de base, certains opérateurs – voire certaines juridictions – conseillent d’appliquer une règle empirique selon laquelle une base de discussion légitime consisterait généralement à ouvrir les discussions à 25% des profits avant-taxe générés par la vente du bien intégrant l’invention brevetée ou, alternativement, à 5% du prix de vente de ce même bien.

D’autres, considérant qu’il s’agit là d’une méthode par trop arbitraire, proposent de raffiner l’approche en vue d’adopter un taux de royalties de base déterminé en fonction de la rentabilité habituelle du secteur ou du sous-secteur auquel se rattache l’invention en cause. On comprend ce raisonnement. Tous les secteurs n’étant pas aussi profitables les uns que les autres, il y aurait une certaine justice à se raccrocher au taux de redevance le plus à même de refléter la rentabilité supposée du droit en cause. En vue d’identifier ce taux, les parties peuvent par exemple accéder à des bases de données compilant les taux de redevance pratiqués par secteur (voyez encore exemple ici). L’approche est louable : à défaut de marché disponible pour fixer le prix, la meilleure logique consiste encore à tenter de calquer le montant des royalties sur celui d’un marché proche.

A notre entente, cette logique peut toutefois encore être poussée un cran plus loin. Les négociations seront encore mieux fondées si le taux de départ des royalties n’est pas celui généré statistiquement pour un secteur, mais celui généré par une technologie proche, voire par l’invention elle-même. Ainsi, l’inventeur sera dans une position de force pour imposer le taux de base qui a ses faveurs s’il est à même de présenter des contrats déjà conclus avec des tiers, et portant soit directement sur le brevet en cause, soit éventuellement sur la génération précédente de son invention.

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2.       Royalties : les négociations proprement dites

A partir du taux de base des royalties, il revient aux parties de négocier la conclusion du contrat, à la hausse ou à la baisse. A ce stade, nombre d’arguments peuvent être employés.

Les plus évidents portent évidemment sur le champ d’application du contrat :

  • Quelle est la durée de la licence ?
  • Pour quel territoire géographique ?
  • Pour la production de quels produits ?
  • Bien plus : la licence est-elle exclusive ou non ?

Les conditions en vigueur sur le marché constituent également de bons arguments de négociation :

  • Le marché auquel l’invention en discussion permet d’accéder est-il en croissance ?
  • Existe-t-il un effet de mode autour de la marque dont la licence est en discussion ?
  • S’il s’agit d’une invention, existe-t-il une technologie concurrente aussi efficace sur le marché ? Les prétentions du titulaire de l’invention seront revues à la baisse lorsque son client risque de quitter la table des négociations pour se rapprocher d’un concurrent.

Finalement, un certain nombre de considérations plus diverses peuvent également être prises en compte pendant les négociations des royalties, même si les parties veilleront à ne pas toujours les formuler de manière explicite.

  • Ainsi, il peut être intéressant de faire un arbitrage entre le taux des redevances et les capacités financières de son cocontractant pour, selon les cas, réclamer un taux de redevance élevé lorsque le cocontractant dispose de ressources financières importantes.
  • En sens inverse, il peut être intéressant d’accepter un taux moins élevé et de parier sur l’efficacité du réseau de distribution de celui auquel la licence est accordée. Il convient en effet de ne jamais oublier qu’une bonne distribution du produit est un moyen aussi efficace pour gonfler les revenus du propriétaire du droit qu’une hausse du taux des royalties.

Le bon négociateur évitera enfin d’humilier son partenaire avec une offre trop peu généreuse, et ce même si toutes les parties savent que ce dernier ne dispose pas de solution de retrait. Plusieurs études d’économie comportementales rappellent en effet les règles de tact les plus élémentaires et témoignent du fait que les vendeurs préfèrent souvent quitter la table des négociations lorsque le prix offert semble outrageusement bas, même si cela implique pour eux de devoir subir une perte sèche.

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Conclusion : de l’importance d’une bonne communication entre partenaires

On le comprend, c’est lorsque chacune des parties aura fini par convaincre l’autre de la légitimité de ses prétentions qu’un accord aura le plus de chances d’être atteint.

En matière de contrats de licence, plus qu’en tout autre, il est impératif que les parties collaborent et deviennent de véritables partenaires :

  • si l’inventeur ne peut tirer suffisamment de fruits son invention, il ne pourra pas la perfectionner et mettre au point, quelques années plus tard, une technologie de nouvelle génération ;
  • en sens inverse, si l’utilisateur ne s’y retrouve pas dans les conditions qui lui sont proposées par le titulaire de l’invention, il ne pourra pas assurer une promotion que mérite le produit, en sorte que la base commerciale sur laquelle  sont calculées les royalties sera diminuée, au grand dam du titulaire du brevet.

Un conflit entre partenaires peut toujours dégénérer en action en contrefaçon. Sur le long terme, le respect mutuel est souvent la voie du succès.

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Vous souhaitez en savoir plus à le sujet des royalties ? Vous souhaitez un conseil dans le cadre de négociations / d’un conflit ? N’hésitez pas à nous contacter !


[1] Sur le sujet du calcul des royalties – passionnant selon nos goûts – voyez certaines pages d’un mémoire rédigé en des temps anciens, et ayant pour sujet Abuse for Refusal to Licence Intellectual Property Rights.